张迪：从商标“撤三”案件看商标的规范使用

 根据商标法第四十九条第二款之规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。该项制度又被称为商标“撤三”。不同于美国，我国实行“商标注册取得”，即商标权的取得不需考察商标是否已经投入使用或者具有使用目的，而是根据申请在先原则由最先申请的人取得在某一类或几类商品或服务上的注册商标专用权。虽然商标可以由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等符号组成，理论上商标资源应当是无穷尽的，但是实际上便于识别的符号组合是有限的，且随着市场经济的快速发展,商标权这一具有排他权性质的无形财产权能够通过使用迅速积累起经营价值，故而具有稀缺性和价值性。在此情形下，注册商标便成为了门槛低、收益高的买卖，如不加规制，市场上将存在大量申请后便缺乏使用的闲置商标。一方面，这些商标未能发挥识别作用，却极大地挤占着其他市场主体申请商标的空间，另一方面，闲置商标的商标权人若主张他人侵权，实际使用人将蒙受损失，不利于维护诚实信用等基本原则，破坏了正常的经营秩序。“撤三”制度即意在清除闲置商标，防止闲置商标成为在后商标的注册阻碍，规制权利滥用行为，从而实现促进商标使用，激发市场活力的有益导向。

“撤三”制度要求连续三年内对商标进行的“使用”应当是商标法意义上的使用，2013年修订的商标法第四十八条列举了商标使用的具体表现方式并明确商标使用行为应当为商业活动中用于识别商品来源的行为。在审理实践中，围绕商标使用已经形成了“真实、公开、合法”的判断标准。然而，在商标的使用过程中，商标权人可能出于各种原因并未规范使用商标，在其后的“撤三”程序中对正确认定争议商标在连续三年期间内是否进行了商标法意义上的使用带来困扰。

案例一、改变注册商标标识后的使用

“微视”案[1]中，争议焦点为第902500号“微视”商标（本案争议商标）在2016年8月26日至2019年8月25日内（本案指定期间）是否进行了商标法意义上的使用。商标权人北京高捷盛世科技有限公司（简称高捷公司）向国家知识产权局提交了指定期间内的购销合同及发票等证据，国家知识产权局认为，购销合同及部分发票虽然使用了“微视”商标，但鉴于高捷公司名下有两件不同字体的“微视”商标，不能确定合同中使用的商标即是本案争议商标，宣传资料上显示的是“微视图像”[2]商标而非本案争议商标，故在案证据不能形成证据链，证明争议商标在指定期间进行了使用。高捷公司不服被诉决定，向北京知识产权法院提起诉讼。

经查询，高捷公司在第9类商品上除争议商标外，还注册有第18015753号“微视”商标，该商标于2015年9月30日申请注册，于2017年2月6日获初审公告，2017年5月7日获准注册。此外，高捷公司名下还注册有数件“微视图像”等商标。法院认为，高捷公司虽于第9类商品上还注册有第18015753号“微视”商标，但是该件商标于在案购销合同签订之时，尚未获准注册；高捷公司虽然未能规范使用“微视”商标，而是在部分宣传材料中使用“微视图像”商标，但是结合实际使用的商品应当认定为对本案争议商标的使用。故综合原告提交的使用证据能够认定其在指定期间于核定使用商品上对争议商标进行了商标法意义上的使用，最终法院判决撤销被诉决定。

一般而言，改变注册商标标识需要重新提出注册申请[3]，但是在实际审理中，为保护商标权人正当权益，避免不必要的商标撤销和申请，人民法院对于企业出于宣传使用的便利将其注册商标做细微调整，未改变显著特征的，仍应当认定为系对该件注册商标的使用。但是改变商标标识使之指向权利人的其他注册商标或者超出了“未改变显著特征”的程度，以至于无法实现“相同识别效果”[4]，则不应认定相关使用证据系对该件注册商标的使用。这一审判思路早有先例，北京市高级人民法院在“ASC”案[5]“WEIWEI”案[6]等案件中对该问题已作出明确回应。应当注意的是，此类案件要认定实际使用的标识并非指向本案争议商标，而是指向商标权人名下的其他注册商标前，应当对于其他注册商标在指定期间内是否处于有效状态、其他注册商标核定使用商品或服务与权利人实际使用商品或服务的对应情况等进行审慎审理。

目前，企业出于保护其“主商标”等策略，在相同或类似群组商品或服务上注册大量近似商标（联合商标），对于这些联合商标，企业往往并不会投入真实的商业性使用，而只是起到防御“主商标”的作用。有学者认为，联合商标基于主商标的使用而被视为使用，从而不应被撤销[7]。笔者认为，联合商标与商标权人将其“主商标”注册在其他不相同也不类似商品或服务上的防御商标作用类似，均是企业为保护其“主商标”而采取的策略，这一市场策略在《商标法》中也有体现[8]。然而《商标法》相关规定系出于避免相关公众混淆误认，维持正常市场秩序的考量，联合商标与防御商标若未经使用，不应因该项规定而免受撤销。一方面，我国无防御商标制度，结合商标注册量庞大的现状，默许联合商标、防御商标因“主商标”的使用而维持注册会使得商标注册量进一步激增，不当加重注册商标的审查管理负担；另一方面，联合商标与防御商标也难以切实起到保护“主商标”的作用。结合日本、我国香港等国家与地区防御商标制度相关规定，防御商标一般仅适用于驰名商标，对于未达到驰名状态的商标不提供防御商标制度的保护。由此可见，联合商标、防御商标只不过是将我国驰名商标的事后保护、被动保护转变为事前保护、主动保护，而由于我国对驰名商标并不进行主动认定，因此联合商标、防御商标本就在我国难以施行，且根据我国《商标法》第十三条之规定，对于驰名注册商标给予跨类保护，在保护力度上也比一般注册商标更强，故而足以满足驰名商标的保护需求，而联合商标、防御商标由于标识变换形式有限、注册类别有限，反而不能给予驰名商标足够保护。这一点从早期设立防御商标制度的英国、印度、新西兰、我国台湾相继废除该制度的举措中也可窥见一斑[9]。

案例二、在注册商标核定使用商品或服务之外的使用

“CCTC及图”案[10]中，第5953917号“CCTC及图”商标（简称争议商标）核定使用的服务为第36类“资本投资；金融服务；金融咨询；贸易清算（金融）；不动产代理；不动产管理；经纪；担保”服务，而原告中金招标有限责任公司提交在案的使用证据均为本案指定期间内载有争议商标的《委托代理协议》、《中标通知书》、《关于支付招标代理服务费的通知》及招标代理服务费发票等。本案被告及第三人认为，原告提交的使用证据中所涉及的服务并非争议商标的核准服务，故不应认定为在核准服务上的使用。关于实际使用的招标代理服务是否就是争议商标指定使用的“经纪”服务，法院认为，《类似商品和服务区分表》中没有将招标代理列为标准服务项，但招标代理服务系代理招标方进行相关招标事务的服务，其服务内容与向投标方提供代理服务的“投标报价”服务不同，与第三人主张的“商业询价；价格比较服务；商业中介服务；为第三方进行商业贸易谈判和缔约；关于响应招标的辅助管理”、“替他人采购（替其他企业购买商品或服务）”服务亦存在差异。在类似商品和服务区分表中没有其他更为接近的服务的情况下，将招标代理服务归入相对最为接近的“经纪”服务，既符合相关公众的普遍认知，亦属于对商标权人正当权利的维护。故认定在案证据能够证明争议商标在“经纪”服务上于指定期间进行了商标法意义上的使用。而鉴于招投标代理服务与“资本投资；金融服务；金融咨询；贸易清算（金融）”服务在服务目的、对象、方式、内容等方面差异较大，故在案的使用证据不足以证明原告于指定期间内在“资本投资；金融服务；金融咨询；贸易清算（金融）”服务上对争议商标进行了真实、有效、合法的商业使用，故对相应服务上争议商标的注册应予撤销。

《商标法实施条例》第十三条规定，申请商标注册，应当按照公布的商品和服务分类表填报。《商标法》第二十三条规定，注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的，应当另行提出注册申请。但是商品与服务分类表不能穷尽列举社会中所有的商品与服务名称，故在实际填报时可能无法找到与实际使用的商品或服务完全对应的规范名称。而商标权人出于便利或对商标注册制度的不了解，在后续扩大经营范围时往往也会将其注册商标使用在核定使用商品或服务范围之外的商品或服务上。

对于前述的第一种情形，应当认识到其存在的必然性。商标申请人已尽到谨慎的注意义务，在填报商品或服务类别时，找到最为接近的商品或服务，或者最为接近的上位商品或服务时[11]，应当认定其实际使用行为构成对核定使用的商品或服务的使用。而如果明显有对应的商品或服务名称却未选择，则实际使用行为构成仅在核定使用商品或服务之外的类似商品或服务上的使用，不能作为维持争议商标注册的依据[12]。本案中，原告实际使用的“招投标代理服务”在商品与服务区分表中无法找到对应的规范名称，但是在对服务目的、对象、方式、内容进行比较的基础上找到最为接近的“经纪”服务，应当认定实际使用构成对核定使用的“经纪”服务的使用。但是由于“经纪”服务与其他核定使用服务并不构成近似服务，故“经纪”服务上争议商标的使用不能延及于其他核定使用服务上的使用。对于前述第二种情形，在超出核定使用商品或服务范围外的规范名称上的使用一般只能认定为未注册商标的使用，即使实际使用的商品与服务与核定使用的商品或服务在区分表中构成类似商品与服务亦应如是，因为在此情境下，如果允许随意依类似商品或服务对“注册商标使用”行为进行延伸认定，将会违反前述《商标法》《商标法实施条例》的相关规定，破坏商标注册秩序。

鉴于对商标权人而言，商标一旦被撤销便产生失权的效果，无疑是最为严厉的惩罚，而商标“撤三”制度的立法本意不在于惩罚商标权人。因此在实际审理中，商品与服务区分表仅作为参考，法院并非对照区分表对商标使用进行刻板的判断，而是结合商品或服务特点、相关领域的消费者认知、行业交易惯例等进行综合考量。在“鲨鱼图形”案[13]中，争议商标核定使用的“眼镜”与实际使用的“眼镜架”均具有规范名称，且在商品与服务区分表中属于类似商品。虽然商标权人在申请商标时确未尽到谨慎义务，应当选择“眼镜架”作为其核定使用商品却选择将商标核定使用在“眼镜”上，但是法院考虑到“在现实生活中，相关公众在购买眼镜时，一般选择在眼镜店购买……大多数眼镜商品，由于需要考虑相关公众所配眼镜度数的因素，眼镜店很少销售带镜片的眼镜，相关公众在配眼镜时，首先需要确定佩戴眼镜的度数，再挑选眼镜架，因此，眼镜生产商很少制造带镜片的近视镜、花镜等这类大多数眼镜商品。由此可见，眼镜架与眼镜之间存在着密不可分的关系，尤其在眼镜服务领域二者确实难以区分”，故对在案的使用证据予以采信，将“眼镜架”上的使用延及于“眼镜”商品上的使用。

不少学者认为，“撤三”制度不在于规制注册商标规范使用[14]，对此，笔者持不同意见。如前所述，我国现行“商标注册取得”制度，这一制度契合了我国快速发展的市场经济对明确界定权利边界、高效管理注册商标的需求。然而，也应当关注到这一制度的弊端[15]，突出表现为商标注册量大而市场使用不足，存在缺乏使用意图而囤积商标，以兜售商标或恶意提起诉讼等方式妨碍他人的正常经营活动的行为。实际上，联合商标、防御商标的出现正是为了避免自身遭受前述损害，但是大量注册联合商标、防御商标又会反向加剧此种情形。在行政管理资源有限的背景下，“撤三”制度必然要发挥引导注册商标规范使用的作用，“当撤则撤”，从而维持高效的商标管理秩序，保障公平竞争的市场秩序。